《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》近期報(bào)道了三聚陽光代理的‘GLF71301’集成電路布圖設(shè)計(jì)撤銷案”動(dòng)態(tài)，三聚律所宣莉莉律師、周美華律師接受采訪。
該案入選國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2024年度專利復(fù)審無效十大案件。同時(shí)，作為《集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例》實(shí)施以來的第 11 號(hào)撤銷決定，該案厘清了法律適用難題，確立了重要的裁判標(biāo)準(zhǔn)，為我國(guó)集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)制度的完善和司法實(shí)踐的發(fā)展提供了關(guān)鍵的推動(dòng)力。
《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》的報(bào)道對(duì)案件進(jìn)行了全面的梳理，并對(duì)涉及的技術(shù)問題做了深入的解答，非常值得一讀，現(xiàn)將原文予以轉(zhuǎn)載。
小芯片引發(fā)大糾紛
隨著科技進(jìn)步，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異，深刻影響著人們的日常生活。而集成電路布圖設(shè)計(jì)處于整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是必不可少的重要一環(huán)，相關(guān)企業(yè)關(guān)于集成電路布圖設(shè)計(jì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局日前公布的2024年專利復(fù)審無效十大案件中，一件集成電路布圖設(shè)計(jì)撤銷請(qǐng)求案件引起了業(yè)界廣泛關(guān)注。雙方當(dāng)事人均為集成電路領(lǐng)域高新科技企業(yè)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均占有一定份額，各自擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。在業(yè)內(nèi)專家看來，該案審查決定首次明晰了集成電路布圖設(shè)計(jì)商業(yè)利用行為的內(nèi)涵、獨(dú)創(chuàng)性審理范圍和審理標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容，為業(yè)界處理類似問題提供了清晰指引。
布圖設(shè)計(jì)引發(fā)爭(zhēng)議
杰夫微電子（四川）有限公司（下稱杰夫微電子）系名為“GLF71301”集成電路布圖設(shè)計(jì)（登記號(hào)：BS.185008003，下稱涉案布圖設(shè)計(jì)）的專有權(quán)人。
涉案布圖設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的芯片是一款超高效率的1.5A級(jí)負(fù)載開關(guān)，大小不足指甲的百分之一，主要功能為控制負(fù)載供電的開啟及關(guān)閉，并對(duì)負(fù)載和電源部分進(jìn)行保護(hù)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的電源管理系統(tǒng)，搭載于多款知名品牌手機(jī)及智能穿戴設(shè)備，累計(jì)銷量超2億顆。
杰夫微電子認(rèn)為西安華泰半導(dǎo)體科技有限公司（下稱華泰公司）生產(chǎn)的某款芯片與涉案布圖設(shè)計(jì)基本相同，構(gòu)成侵權(quán)，遂提起訴訟并索賠500萬元。作為回應(yīng)，華泰公司直接向?qū)Ψ綄Ｓ袡?quán)穩(wěn)定性發(fā)起挑戰(zhàn)，向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出撤銷涉案布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)的請(qǐng)求。至此，一場(chǎng)圍繞涉案布圖設(shè)計(jì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防戰(zhàn)正式打響。
2024年12月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部（下稱復(fù)審和無效審理部）經(jīng)審查后作出第11號(hào)撤銷程序?qū)彶闆Q定，維持涉案布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)有效。
特殊類型特定規(guī)則
要理解這場(chǎng)糾紛的意義，首先需要了解集成電路布圖設(shè)計(jì)的“特殊身份”。
在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“大家族”里，布圖設(shè)計(jì)是集成電路產(chǎn)業(yè)特有的保護(hù)類型。它以圖形化布局呈現(xiàn)，以硅片為載體，用納米級(jí)的電路圖案實(shí)現(xiàn)功能，更像是芯片內(nèi)部的“建筑藍(lán)圖”，決定著晶體管如何排列、線路如何連接。正因?yàn)檫@種特殊性，全球絕大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)都采用專門立法對(duì)其加以保護(hù)。我國(guó)于2001年發(fā)布施行《集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例》（下稱《條例》）及其實(shí)施細(xì)則，構(gòu)建起專門的布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)保護(hù)制度。
根據(jù)《條例》相關(guān)規(guī)定，布圖設(shè)計(jì)要獲得專有權(quán)，需滿足獨(dú)創(chuàng)性等要求，且申請(qǐng)人需在首次商業(yè)利用后兩年內(nèi)提出登記申請(qǐng)，否則可能導(dǎo)致專有權(quán)被撤銷。
根據(jù)登記信息，涉案布圖設(shè)計(jì)首次商業(yè)利用日為2017年11月15日，申請(qǐng)日為2018年7月5日，公告日為2019年5月31日。從時(shí)間上看，申請(qǐng)日距聲明的首次商業(yè)利用日不滿兩年，符合《條例》相關(guān)要求。但是華泰公司對(duì)此提出質(zhì)疑。
“要證明布圖設(shè)計(jì)在申請(qǐng)日前已被公開或缺乏獨(dú)創(chuàng)性，需找到與芯片制造、銷售、測(cè)試等環(huán)節(jié)吻合的硬核證據(jù)。而放眼全國(guó)，成功立案并最終公開的撤銷案件、可供借鑒的裁判邏輯屈指可數(shù)。”華泰公司代理人、北京市集佳律師事務(wù)所律師黨麗在接受采訪時(shí)表示。
華泰公司提出包括在先布圖設(shè)計(jì)、在先使用公開、網(wǎng)頁公開在內(nèi)的多角度立體證據(jù)鏈，指出涉案布圖設(shè)計(jì)在首次商業(yè)利用日兩年之前，其官網(wǎng)已公開了型號(hào)相同的芯片信息，并且第三方網(wǎng)站也公開了該芯片的產(chǎn)品手冊(cè)。因此，涉案布圖設(shè)計(jì)申請(qǐng)日已超過首次商業(yè)利用日兩年，應(yīng)被撤銷。此外，華泰公司提出的撤銷請(qǐng)求理由還包括涉案布圖設(shè)計(jì)獨(dú)創(chuàng)性部分不屬于布圖設(shè)計(jì)保護(hù)范圍、已被專有權(quán)人在先布圖設(shè)計(jì)公開等。
這一質(zhì)疑的核心涉及幾個(gè)關(guān)鍵問題，即什么是“商業(yè)利用”以及通過官網(wǎng)、第三方平臺(tái)發(fā)布產(chǎn)品信息是否屬于《條例》第二條針對(duì)“商業(yè)利用”定義中所包括的“以其他方式提供”。
面對(duì)質(zhì)疑，杰夫微電子代理人、北京三聚律師事務(wù)所的代理律師宣莉莉提出抗辯：“在官網(wǎng)或者第三方網(wǎng)站發(fā)布產(chǎn)品或產(chǎn)品手冊(cè)的行為僅是產(chǎn)品的功能宣傳介紹，不屬于上述的商業(yè)利用行為。”另一位代理律師周美華補(bǔ)充：“根據(jù)《條例》的立法本意，以其他方式提供，應(yīng)該是將布圖設(shè)計(jì)及其產(chǎn)品實(shí)際提供，即實(shí)際公開布圖設(shè)計(jì)，那么在提供之日起的兩年內(nèi)，應(yīng)及時(shí)提起對(duì)該布圖設(shè)計(jì)的保護(hù)申請(qǐng)，否則視為將該布圖設(shè)計(jì)成果貢獻(xiàn)給社會(huì)公眾，不再予以保護(hù)。因此，《條例》定義的商業(yè)利用是實(shí)際提供行為，比如進(jìn)口、銷售芯片，而發(fā)布信息等宣傳行為顯然不屬于實(shí)際提供行為。”
合議組從文義、體系、立法解釋三個(gè)方面進(jìn)行分析后，明晰了相應(yīng)的法律含義?！芭c專利法中明確將許諾銷售等同于銷售行為的規(guī)定不同，《條例》第二條針對(duì)商業(yè)利用定義中的‘以其他方式提供’的行為，通常是指類似于進(jìn)口或者銷售等實(shí)際提供的行為，而不包括發(fā)布芯片信息、芯片性能手冊(cè)、提供預(yù)售信息等類似于許諾銷售等未實(shí)際提供的行為。因此，合議組對(duì)該撤銷理由不予支持。”合議組主審員周亞娜在接受本報(bào)采訪時(shí)表示。
厘清規(guī)則樹立標(biāo)桿
除了商業(yè)利用的問題外，合議組在審查中還遇到了多個(gè)首次出現(xiàn)的新問題。
專有權(quán)人在涉案布圖設(shè)計(jì)登記時(shí)未明確獨(dú)創(chuàng)性部分，在相關(guān)的侵權(quán)訴訟中明確了獨(dú)創(chuàng)性部分1-12，在本次撤銷程序中，又新增了獨(dú)創(chuàng)性部分13-14及若干整體，該案涉及獨(dú)創(chuàng)性部分是否可以隨意更改的問題。合議組經(jīng)審理認(rèn)為，本案專有權(quán)人主張的獨(dú)創(chuàng)性部分雖然在數(shù)量和內(nèi)容上有所增加，但均與侵權(quán)訴訟中已主張的獨(dú)創(chuàng)性部分密切相關(guān)，未超出合理預(yù)期，可以納入本案的審查范圍。但在本次撤銷程序之后，其布圖設(shè)計(jì)的獨(dú)創(chuàng)性部分應(yīng)當(dāng)已經(jīng)確定，原則上專有權(quán)人不應(yīng)再次主張發(fā)生改變。
同時(shí)，本案還首次出現(xiàn)以專有權(quán)人的在先設(shè)計(jì)作為對(duì)比設(shè)計(jì)的情況：如何理解布圖設(shè)計(jì)的獨(dú)創(chuàng)性，專有權(quán)人自己的在先設(shè)計(jì)是否可以作為對(duì)比設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)獨(dú)創(chuàng)性？對(duì)此合議組給出了明確指引。“同一專有權(quán)人的一項(xiàng)布圖設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)僅享有一項(xiàng)專有權(quán)，專有權(quán)人在后申請(qǐng)的布圖設(shè)計(jì)想獲得保護(hù)，應(yīng)當(dāng)與該已取得專有權(quán)的布圖設(shè)計(jì)具有實(shí)質(zhì)區(qū)別。因此，專有權(quán)人的在先設(shè)計(jì)也應(yīng)屬于對(duì)比布圖設(shè)計(jì)范疇。”周亞娜解釋說。
契合《條例》修改思路
《條例》及其實(shí)施細(xì)則于2001發(fā)布施行，距今已過20余年，為完善集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)制度，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已開展《條例》修改工作，目前已就修改草案征求公眾意見。本案決定中涉及多個(gè)在先審查實(shí)踐中未曾出現(xiàn)的新問題，給出明確審查指引，同時(shí)與《條例》修改思路契合，對(duì)于后續(xù)可能出現(xiàn)的類案具有指導(dǎo)意義，有助于創(chuàng)新主體規(guī)范登記行為。
北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)樊磊認(rèn)為，該案審查決定對(duì)審理規(guī)則的明確有利于平衡專有權(quán)人和公眾的利益，對(duì)于保護(hù)創(chuàng)新、促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，具有非常積極的意義。同時(shí)，有助于進(jìn)一步明確布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)保護(hù)范圍以及侵權(quán)行為的界定，并進(jìn)一步完善獨(dú)創(chuàng)性判斷的規(guī)則以及獨(dú)創(chuàng)性說明的修改界限，有利于促進(jìn)集成電路布圖設(shè)計(jì)的保護(hù)和轉(zhuǎn)化運(yùn)用，從而提升集成電路布圖設(shè)計(jì)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)、管理水平，也呼應(yīng)了《條例》修改完善登記和確權(quán)程序、加強(qiáng)專有權(quán)保護(hù)、促進(jìn)運(yùn)用實(shí)施的修改思路。
深圳市中級(jí)人民法院法官祝建軍在接受本報(bào)采訪時(shí)高度評(píng)價(jià)了本案的意義，認(rèn)為審查決定“亮點(diǎn)紛呈”：通過行政確權(quán)程序?qū)Α稐l例》關(guān)鍵條文的適用進(jìn)行了精細(xì)化分析與平衡把握，有力推動(dòng)了相關(guān)法律條文適用的明晰化，從而不僅妥當(dāng)處理了布圖設(shè)計(jì)撤銷請(qǐng)求案件，還為芯片及布圖設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了行為指引。
（中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 劉雯）
